[전승준 칼럼] 6.외국에 특허를 출원하는 두 가지 방법

특허는 속지주의 원칙에 의해 대한민국 특허청에 출원하여 등록받은 특허는 대한민국에서만 특허권의 효력이 있다. 특허권에 관한 속지주의의 원칙은 각국의 특허권이 그 성립, 이전, 효력 등에 관해서 해당 국가의 법률에 따라 정해지고, 특허권의 효력이 해당 국가의 영역 안에서만 인정되는 것을 의미한다.

 

기업이 제품 관련 발명을 하고 그 제품에 관련된 사업을 대한민국에서만 할 예정이라면 대한민국 특허청에 특허를 출원하여 등록받으면 된다. 제품의 특성상 대한민국 시장은 사업성이 없어 미국에서 사업을 해야 한다면 대한민국에서 특허를 받을 필요 없이 바로 미국에 특허출원하고 미국 특허청의 심사를 통해 미국에서 특허를 받으면 된다. 그러나 대한민국에서 사업을 시작하고 외국으로 확장하는 경우가 많기 때문에 대한민국에 특허를 출원하고 병행하여 외국에 특허를 출원하는 경우가 일반적이다.

 

외국에서 특허를 받는 방법은 두 가지가 있다.

 

1. 조약에 의한 우선권주장 해외출원(조약우선권 주장 해외출원)

 

하나는, 특허를 등록받고자 하는 해당 국가별로 직접 출원하는 것이다. 이 경우 국내 출원일로부터 1년 이내에 외국에 출원하면 조약에 의한 우선권주장을 인정받을 수 있다. 조약에 의한 우선권주장이란 국내 또는 외국의 선출원일로부터 1년 이내에 후 출원하면서 우선권주장을 하면 후 출원에 대한 특허요건의 판단 시점을 선출원의 출원일로 소급하여 주는 것이다. 

특허요건이란 특허출원 발명이 신규성, 진보성이 있는지를 판단하는 것을 말하며, 신규성 및 진보성을 인정받아야 특허가 등록된다. 우선권주장이 인정되어 신규성, 진보성의 판단 시점을 선출원일로 소급 받을 수 있다면 선 출원과 후 출원 사이에 공개된 타인의 논문이나 특허에 영향을 받지 않고, 선 출원 시점 이전에 공개된 타인의 논문이나 특허만 신규성 및 진보성 판단의 인용문헌이 되기 때문에 그만큼 유리하다.

 

그러면 선 출원일로부터 1년이 지나서 갑자기 외국에 특허를 출원해야 하는 상황이 발생한 경우 외국에 특허출원을 못하는 것인가? 그렇지 않다.

대한민국 선 출원일로부터 1년이 지났어도 대한민국 특허가 공개되지 않았다면 미국에 특허출원이 가능하다. 다만 이 경우는 우선권주장을 할 수 없기 때문에 미국 특허청에서 특허요건 판단의 기준시점은 미국 특허청 출원일이 된다(위의 ‘일반 해외출원’ 참고).

 

즉, 우선권주장을 할 수 없기 때문에 특허요건의 판단 시점이 대한민국 특허출원일로 소급되지 않을 뿐이다. 만약 대한민국 특허출원일과 미국 특허출원일 사이에 타인의 논문이나 특허가 공개된 경우 특허요건 판단 시점이 미국 특허출원일이 되기 때문에 미국에 출원한 특허는 거절될 것이다. 

대한민국 특허출원 후 1년 6개월이 경과하여 대한민국에서 자신의 특허가 공개되었다면 대한민국 특허와 동일한 특허를 미국이나 기타 외국에 출원할 방법은 없다(위의 ‘해외출원 불가’ 참고). 

 

기존에 대한민국에 특허출원한 고객들이 해외 출원을 문의하는 경우 위의 ‘해외출원 불가’와 같이 이미 자신의 국내출원이 공개되거나 특허등록되고 1년 6개월이 지난 경우가 종종 있는데, 이 경우는 대한민국 특허발명의 기능이나 구조를 개선하여 개량발명을 출원하는 방법뿐이다. 

 

2. PCT 국제출원

 

다른 하나는, PCT(특허협력조약: Patent Cooperation Treaty) 국제출원을 이용하는 것이다. PCT 국제출원이란 특허협력조약에 가입한 나라 간에 특허를 좀 더 쉽게 획득하기 위해 출원인이 자국 특허청에 출원하고자 하는 국가를 지정하여 PCT 국제출원서를 제출하면 바로 그날을 각 지정국에 출원서를 제출한 것으로 인정받을 수 있는 제도다. 현재 PCT에 가입한 나라는 157개국이다.

대한민국에 특허출원 후 대한민국 특허청에 PCT 출원을 하고 대한민국 출원일로부터 30개월 이내에 진입을 원하는 국가에 그 나라의 언어로 특허 명세서를 번역하여 그 나라의 특허청에 제출하면 된다. 

 

가령 기업이 대한민국에 특허출원 후 외국의 여러 나라로 사업이 확장될 예정인 경우 PCT 국제출원을 하면 대한민국 출원일로부터 30개월(나라에 따라서 31개월도 있음) 이내에 번역문을 제출하고 진입하면 되기 때문에 특허 획득을 원하는 국가를 생각해 볼 수 있는 시간적 여유가 충분한 장점이 있다.

PCT의 경우도 대한민국 출원일로부터 1년 내에 PCT 국제출원을 하면서 우선권주장을 하면 각 나라에 진입하여 특허요건을 판단 받을 때 대한민국 특허청의 출원일로 소급하여 판단 받을 수 있다. 이때 우선권주장은 위에서 살펴본 조약우선권 주장이 아니라 국내 우선권주장이라고 한다.

 

기업의 사업 아이템이 미국, 중국, 베트남에만 진출하면 되고 다른 나라는 사업 확장의 가능성이 없다면 PCT 국제출원을 하지 말고, 대한민국 특허출원일로부터 1년 내에 해당 국가별로 직접 출원하면 된다. 즉, 위에서 말한 조약우선권 주장 해외출원을 하면 된다.

 

그러나 사업이 여러 나라로 확장될 가능성이 있고, 외국 어느 나라에 진출할지 국내에서 먼저 사업을 진행하면서 천천히 검토해 봐야 한다면 대한민국 특허출원일로부터 1년 내에 PCT 국제출원을 해 놓고 시간을 충분히 가지고 검토하면 된다. 

 

PCT 국제출원을 하더라도 30개월 이내(또는 31개월 이내)에 개별국에 별도로 진입해야 하기 때문에 개별국 직접출원(위의 조약우선권 주장 해외출원을 말함)과 비교하여 PCT 국제출원비용이 추가로 들지만 기업의 국가별 사업 타당성 검토를 위한 시간을 벌 수 있기 때문에 적극적으로 이용할 가치가 있다.

 

필자의 고객들 중에서도 PCT 국제출원 후 특정 국가에서 해당 아이템에 대한 수요가 증가하여 해당 아이템에 대한 수요가 증가한 국가에 PCT 출원에 대한 개별국 진입절차를 밟아 해당 국가에서 특허를 획득한 후 그 특정 국가의 사업자들에게 특허권에 대한 사용료를 받고 실시권을 설정하는 라이선스 계약을 체결한 사례가 있다.

글/사진=전승준 변리사

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