[전승준 칼럼] 특허 명세서 작성 시 청구항의 중요성에 대해서

특허 명세서는 ‘발명의 명칭’, ‘기술분야’, ‘배경기술’, ‘해결하고자 하는 과제’, ‘발명의 효과’, ‘발명을 실시하기 위한 구체적인 내용’, ‘청구범위’, ‘요약서, ‘도면’으로 구성된다. 이러한 내용으로 작성된 특허 명세서를 특허청에 제출하여 심사를 받게 되며, 심사를 거쳐서 특허 거절 또는 특허 결정된다.

 

1. 청구항이 제일 중요하다.

 

‘청구범위’를 제외한 나머지 ‘발명의 명칭’, ‘기술분야’, ‘배경기술’, ‘해결하고자 하는 과제’, ‘발명의 효과’, ‘발명을 실시하기 위한 구체적인 내용’, ‘요약서, ‘도면’은 ‘청구범위’를 뒷받침하는 역할을 한다. 

 

‘청구범위’가 가장 중요하나, ‘발명을 실시하기 위한 구체적인 내용’도 청구범위 만큼이나 중요하다고 할 수 있다. ‘발명을 실시하기 위한 구체적인 내용’은 ‘청구범위’를 해석하는 기준이 되며, 청구항이 진보성이 부족하거나, 발명이 불명확한 경우 ‘발명을 실시하기 위한 구체적인 내용’으로 한정하는 보정을 하여 극복하게 된다.

 

‘발명을 실시하기 위한 구체적인 내용’은 풍부하게 작성돼야 한다. 그렇지 않으면 심사 단계에서 청구항을 뒷받침할 상세한 내용이 부족하게 되어 특허가 거절되기도 한다.

 

특허출원의 심사 시 청구범위를 기준으로 발명의 신규성 및 진보성을 심사한다. 그리고 특허권의 독점·배타적인 범위를 정하는 기준은 청구범위가 된다. 청구범위는 여러 개의 청구항으로 구성된다. 여러 개의 청구항을 작성하여 출원하면 심사 과정에서 삭제되기도 하고 추가되기도 한다.

 

발명의 실시 형태에 따라 장치 청구항, 방법 청구항 등으로 작성하며, 가장 넓은 권리범위를 갖는 독립항과 독립항에 종속되는 복수 개의 종속항으로 구성된다. 

 

종속항을 여러 개로 구성하는 이유 중 하나는 발명의 심사는 각 청구항 별로 특허성을 판단하며, 독립항은 진보성이 부정되더라도 종속항은 진보성을 인정받고 해당 종속항을 독립항에 한정하는 보정을 하여 특허 등록을 받을 수 있기 때문이다. 

또 다른 이유는 특허 등록 후 등록된 특허에 대해 무효심판을 청구하여 해당 특허를 소멸시킬 수 있는데, 이때 각 청구항을 대상으로 무효심판을 청구하게 된다. 즉, 무효심판의 대상이 된 청구항이 여러 개인 경우 그 중 독립항과 일부 종속항이 무효로 소멸되더라도 나머지 종속항은 유효로 남기 때문이다.

 

또한 종속항은 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 청구항인데, 독립항의 의미를 구체적으로 명확하게 하는 역할을 하여 타인에 대한 특허권 침해 주장 시 사용되기도 한다.

 

2. 청구항은 다양한 실시예를 보호하도록 작성해야 한다.

 

다음은 필자가 작업하여 특허 출원한 명세서다. 독립항 5개, 종속항 22개(전체 청구항 27개)를 출원하여 독립항 12개, 종속항 10개(전체 청구항 22개)로 특허 등록되었다.

 

출원인은 사업을 위해 특허를 중요하게 생각하는 고객이었으며, 나의 요구에 맞추어 발명 자료를 자세하게 준비해 주었다. 고객의 요구를 최대한 반영하여 다양한 실시 예를 보호할 수 있도록 특허 명세서를 신경 써서 작성하여 출원하였며, 우선심사 신청 후 예비심사도 신청하여 대전 특허청에 가서 심사관과 면담을 진행하였다.

 

참고로, 예비심사는 반드시 대전 특허청에 가서 대면 면담을 하지 않고, 전화 면담도 가능하다.

 

출원, 우선심사신청, 예비심사신청 및 면담을 통해 출원일로부터 3개월만에 특허결정되었다. 다음은 출원 시 독립항 중 일부를 캡처하였다.

청구항 1항은 독립항이며 가장 기본이 되는 청구항이다. 다음의 청구항 15항과 청구항 16항도 독립항이다. 색칠로 표시한 부분에서 의미가 조금씩 다르다.

 

청구항 1항은 개인이 이벤트 미션을 수행하는 경우에 해당한다. 청구항 15항은 여러 명이 이벤트 그룹 미션을 선택하여 그룹 미션을 수행하는 경우에 해당한다.

청구항 16항은 이벤트 그룹 미션을 선택 후 그룹 미션 이벤트 참가자들이 공유한 고유의 형상을 이용한다. 이벤트 그룹 미션을 선택하는 점에서 청구항 15항과 동일하나, 이벤트 참가자들이 공유한 고유의 형상을 지도에 표시하는 점에서 청구항 15항과 다르다.

청구항 1항, 15항, 16항은 모두 독립항이다. 청구항 1항이 발명의 가장 기본이 되는 실시 예고, 청구항 15항 및 16항은 다른 형태의 실시 예다. 

 

위와 같이 발명의 기본이 되는 실시 예(청구항 1항)와 조금씩만 다른 실시 예는 별도의 독립항(청구항 15항 및 16항)으로 구성하고, 다른 구체적인 특징들을 종속항으로 구성하는 것이 중요하다.

 

타인의 실시를 배제하는데 기준이 되는 청구항이 독립항이다. 다시 말해서 타인에게 특허 침해를 주장하려면 독립항을 기준으로 침해를 판단한다.

 

3. 특허 청구항이 발명을 잘 표현하고 있는지 확인 후 출원하자.

 

특허 침해를 주장할 때 특허 청구항이 표현하고 있는 권리범위를 기준으로 침해 여부를 판단한다. 특허의 가치를 평가할 때 기술성, 시장성, 사업성을 평가하며, 기술성에는 특허의 권리범위가 적정성에 대한 평가를 포함한다.

 

특허의 권리범위가 특정 실시 예만 보호하도록 되어 있으면 타인의 회피 실시가 가능하여 특허의 가치가 낮아질 수밖에 없다.

 

특허의 권리범위를 넓게 또는 적정하게 인정받으려면, 명세서 작업을 하기 전에 기업에서도 선행특허에 대한 검토가 이루어져야 한다. 진보성이 부족한 발명을 출원하면 특허가 등록되더라도 권리범위를 적정하게 인정받을 수 없다.

 

특허사무소에 특허출원을 의뢰하면 특허사무소에서 명세서를 작성 후 고객에게 명세서 초안을 송부한다. 특허사무소에서 명세서를 받으면 발명의 명칭이 적절한지, 청구항이 자신의 발명을 잘 표현하고 있는지 확인해야 한다.

 

4. 마치며 – 특허박스 제도

 

정부가 지식재산(IP) 사업화를 촉진하고 해외 기업 투자를 확대하기 위해 '혁신박스' 제도 도입을 추진한다. 23년 8월 이 같은 내용을 담은 조세 특례에 대한 예비타당성조사를 신청한다.

 

혁신박스는 일반적으로 '특허박스'로 불리는 세제지원 제도다. 특허 등 지식재산을 사업화 했을 때 발생하는 소득에 대해 법인세를 감면해 주어 조세부담을 덜어낸 기업이 사업화 투자뿐만 아니라 시장성 있는 연구개발(R&D) 활동을 하도록 촉진하는 효과가 있다. 

 

IP를 사업화하여 수익이 나면 합법적 절세가 가능한 셈이다. 그런데 이러한 혜택을 받기 위해서는 청구항 또는 특허 내용이 사업화 제품과 매칭 되도록 하는 것이 필요할 것이다. 

 

특허를 사업화 한 기업은 특허박스 외에도 IP 금융 등 많은 지원이 있다. 자신의 발명에 대해 조금만 더 신경 써서 활용도가 높고 가치 있는 특허를 획득해야 할 때이다.

글/사진=전승준 변리사

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